ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 63-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4,12 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente "COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE TIENE DEGRADACIÓN MEJORADA EN EL SUELO Y PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ATAQUE DE OOMICETOSM. Actor: sociedad NOVARTIS AG. Proceso Interno No 6752.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 20 de junio del 2003, relativa a los artículos 1, 2, 4, 12, 27 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del Proceso Interno No 6752.

El auto de seis de agosto del presente año, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto.

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1) Partes en el proceso interno

La demanda es presentada por la sociedad NOVARTIS AG. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la mencionada Superintendencia:

· No 07119 de 31 de marzo del 2000, mediante el cual, el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "composición fungicida que comprende (metalaxilo) áster metílico de N - (2,6-dimetilfenil) -N-(metoxiacetil)-DL-, alanina y (benalaxilo) éster metílico de N-(2,6- dimetilfenil)-N- (femlacetil)-DL-alanina que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataque de oomicetos ".

· No 15986 de 19 de julio del 2000, a través del cual, el mismo Superintendente de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No 07119, la cual fue confirmada.

2) Hechos

De los señalados por el consultante en su solicitud de fecha 22 de noviembre del 2002, y complementados con los documentos incluidos, se desprende que:

La sociedad CIBA GEIGY AG., por medio de apoderado, solicitó el 5 de julio de 1995, el otorgamiento de patente de invención titulada "Composición fungicida que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataque de oomicetos ", habiéndose reivindicado en la misma solicitud prioridad de las patentes 2207/94-1 y 3895/94-9, presentadas en Suiza el 11 de julio de 1994 y el 22 de diciembre de 1994, respectivamente. Lo anterior se hizo -conforme manifiesta la demandante- con fundamento en el artículo 12 de la Decisión 344, "según el cual, la fecha de presentación de la solicitud de patente presentada en Colombia en el expediente No. 950293J3 para todos los efectos legales es el 11 de julio de J994".

El 20 de junio de 1997 la sociedad CIBA GEIGY AG. pidió se anote el cambio de nombre como solicitante de la patente por el de NOVARTIS AG.

Mediante Auto No 2219, de 13 de julio de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a la solicitante de patente, que en el término máximo de 3 meses hiciera valer los argumentos que consideraba pertinentes en relación con el concepto técnico de fondo No. 761 sobre patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico el 17 de junio de 1999". En dicho concepto técnico "el examinador indicó que una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos US 4.046.9] J de 6 de septiembre de 1977, US 4.151.299 de 24 de abril de 1979 y el Pesticide Índex (índice de Pesticidas), publicado por la Royal Society o Chemistry, ONDRI,... afectaban la novedad y el nivel inventivo de la invención... ".

Por escrito de 5 de octubre de 1999, la solicitante respondió al auto de 13 de julio, "exponiendo claramente los argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión del examinador técnico".

A través de la Resolución 07119, de 31 de marzo del 2000, la Administración negó el privilegio de patente para la invención solicitada, "con fundamento en que la composición fungicida y el procedimiento reivindicados carecían de novedad y nivel inventivo". Interpuesto el recurso de reposición, mediante Resolución 15986 de 19 de julio del 2000, se confirmó la decisión anterior.

3) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad NOVARTIS AG., señala como violados los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fundamentándose en que el artículo 1 establece que los Países Miembros otorgarán patentes para 1as invenciones huevas, que tengan nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial. Que el artículo 2 establece que "una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, lo que significa que la invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica. Para que la invención pierda la calidad de novedosa es necesario que esté comprendida, en su totalidad, en el conjunto de conocimientos existentes que sean aplicables al proceso industrial. Si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya nace parte del estado de la técnica, no quiere decir que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. La jurisprudencia y la doctrina señalan que en el ámbito de las patentes de invención es casi imposible que los inventos no partan, de una forma u otra, de los conocimientos y de la técnica existente para mejorarla, enriquecerla, modificarla, complementarla, adaptarla a través de medios ya conocidos, pero que por un proceso creativo o inventivo novedoso dan (sic) como resultado productos que tienen características y propiedades novedosas e inexistentes en el estado de la técnica". Señala también el demandante que "no sería ajustada a derecho la objeción oficial a la novedad de una invención... basada en que alguno o algunos de los componentes del invento hacen parte del estado de la técnica... esto fue lo que hizo la... Superintendencia de Industria y Comercio al negar el privilegio de patente para la invención de mi mandante".

En cuanto a la presunta violación del artículo 4 de la Decisión 344, afirma el demandante que se considera que una invención tiene nivel inventivo "si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"; lo que le lleva a afirmar que "La composición fungicida que se pretende proteger tiene altura inventiva puesto que ésta junto con sus características técnicas novedosas (tal como la mejorada y aumentada biodegradación). NO (sic) es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Tan es así que a la fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad no se conocían composiciones fungicidas que tuvieran exactamente los mismos componentes, propiedades y efectos que la composición reivindicada"; que "NOVARTIS AG realizó exhaustivos estudios para llegar a la conclusión, no obvia... de que su compuesto daba solución a problemas tecnológicos no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica antes del 11 de julio de 1994 (fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad) y mucho menos resueltos por los objetos de las anterioridades citadas por la
Superintendencia... ". Se indica que aunque puedan existir similitudes en la técnica que utiliza el invento y la contenida en las citadas por la administración, "no sobra recordar que por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo "; lo que no significa que el invento carezca de nivel inventivo, "pues para nadie había sido obvio que la utilización de técnicas similares resultaría en la creación de la composición inédita y que resuelve problemas técnicos no resueltos antes del 11 de julio de 1994".

Adicionalmente, se señala como violado al artículo 28 de la Decisión 344, por cuanto "permite a las oficinas nacionales competentes hacer uso de informes de expertos y organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan una opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de una invención. Si la Administración hubiese hecho uso de esta herramienta tendría elementos fundamentales para tomar una decisión seria, fundamentada y ajustada a derecho y evitar la vulneración de los derechos de la solicitante".

4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, manifiesta que contrariamente a lo expuesto por la demandante, "el examen de fondo de la solicitud permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención"; y que al no reunirse el requisito de altura inventiva "como aparece plenamente demostrado en los actos administrativos acusados", existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada.

Por su parte, el consultante desprende de la contestación a la demanda que "la solicitud de patente fue negada por falta de nivel inventivo en razón de que los compuestos son conocidos, pues los principios activos metalaxilo y benalaxilo presentan sus isómeros S y R igualmente conocidos, por lo que resulta una mezcla recémica que en un arte anterior se muestra como portador para proporcionar una composición fungicida, razón que llevó a determinar que la composición reivindicada carece de nivel inventivo"; y que "de otro lado, la composición reivindicada comprende un principio activo, no una mezcla de principios activos, donde dicho principio corresponde al enantiómero R, del mismo compuesto. Además, el resultado de mejor biodegradación de los mencionados principios activos en mezcla con un portador adecuado, no implica un aporte tecnológico, ya que aparte de indicar que se utiliza un fungicida seleccionado de metalaxilo y benalaxilo que consiste en más de 70% del isómero R, realmente no se indica cómo se llega a dicha mejora, lo único que se muestra es que la composición está utilizando el isómero R, pero estos isómeros ya son conocidos".

Asimismo, sobre la alegada violación del artículo 4 de la Decisión 344, indica la demandada que los documentos referentes al estado de la técnica "si bien no reproducen con exactitud el objeto de la invención sí permiten que una persona normalmente versada en la materia, a partir de los mismos, obtenga una solución como la expuesta por la parte demandante".

Finalmente, en relación a la violación del artículo 28 de la Decisión 344, indica la Superintendencia demandada que el texto literal del mismo establece que el requerimiento del informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos no es obligatorio para la oficina nacional competente ya que "es simplemente facultativo; además en el caso de la Superintendencia... cuenta con personal técnico para rendir los conceptos que sean necesarios e indispensables sobre la materia".

Considerando:

Que las normas contenidas en los artículos 1, 2, 4, 12, 27 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que de acuerdo a lo dispuesto en los/ artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, por lo tanto, corresponde interpretar, de las disposiciones solicitadas, las contenidas en los artículos 1, 2, 4, 12 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no así el artículo 27 de la misma decisión, cuyos textos son:

Decisión 344

"Artículo 7.- Los Países Miembros otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

"Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto .de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique".

"Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

"Articulo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud".

"Artículo 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países".

1. Las patentes de invención de producto y de procedimiento

Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, en apoyo de criterios de los expertos en la materia se puede afirmar que "La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público" (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22).

De indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como 7a solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil" (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema que es resuelto por la misma.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que "el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico ­y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'-, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria" (Proceso 21- IP-2000, caso "DERIVADOS DE BILIS HUMANAM, publicado en la G.O.A.C. No 631 .de 10 de enero del 2001).

Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de producto "comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. (...) la patente de producto puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)..." (Fernández-Novoa Carlos. La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimiento consiste en que "su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. 'Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías' (Horacio Rancel Ortiz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994. pág. 85)" (Metke Méndez, Ricardo. Ob.cit. p. 32).

2. Requisitos de patentabilidad: novedad y nivel inventivo

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.

La novedad y el estado de la técnica

Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que "una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica", es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, "... no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica". (Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú No 31, febrero 2002).

Es de hacer notar que la novedad se la formula desde el punto de vista negativo en relación al "estado de la técnica"; cabe indicar que este concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.

Al comprender comúnmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a un producto o a un procedimiento desconocido anteriormente. Al respecto el Tribunal dice, "La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada, por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la 'materia prima' para desarrollar un nuevo producto ó procedimiento" (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención "es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido amagado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información par a ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad" (Proceso 06-IP-89. caso "INTERPLAST", publicado en la G.O.A.C. No 50 de 17 de noviembre de 1989).
La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, "no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2° constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita" (Proceso 12- IP-98, caso "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA". publicado en la G.O.A.C. No 428 de 16 de abril de 1999).

Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son:

"a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica".

El nivel inventivo y el estado de la técnica

Como segundo requisito adicional al de la novedad se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. "El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención" (Proceso 43-IP-2002, caso "FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA", publicado en la G.O.A.C. No 870 de 9 de diciembre del 2002).

Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, "con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo: si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención" (Proceso 12-IP-98, ya citado).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo de una invención, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica ­sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

3. Derecho de prioridad del primer solicitante de una patente

Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste "invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el periodo entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido" (Pachón, Manuel. La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorial Temis, Bogotá, 1975, p. 19). En ese caso, se puede afirmar que con la presentación de la solicitud de patente nace el derecho de prioridad.

De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 344, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de los estados partes del Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridad en cualquier otro de los Países Miembros, por el terminó de un año contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

Cabe señalar que el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 no afecta el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud.

En el presente caso, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la sociedad NOVARTIS AG. presentó en Colombia solicitud de patente en fecha 5 de julio de 1995, habiendo reivindicado prioridad de las patentes 2207/94-1 y 3895/94-9, presentadas en Suiza el 11 de julio de 1994 y el 22 de diciembre de 1994, respectivamente, por lo que, en apoyo del ahora interpretado artículo 12 manifiesta que "la fecha de presentación de la solicitud de patente presentada en Colombia... para todos los efectos legales es el 11 de julio de 1994": debiendo también tenerse en cuenta que en el curso del procedimiento, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia informó al solicitante que "una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos US 4.046.911 de 6 de septiembre de 1977, US 4.151.299 de 24 de abril de 1979 y el 'Pesticide Índex' (índice de Pesticidas), publicado por la Royal Society o Chemistry, ONDRI,... afectaban la novedad y el nivel inventivo de la invención...".

Corresponde por tanto al Juez nacional, determinar si en el presente caso procedía conceder el derecho de prioridad de la patente solicitada, siempre que la solicitud haya cumplido con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio; todo lo cual es independiente del examen efectuado para evaluar la patentabilidad de la invención.

4. Informes de expertos o de organismos idóneos sobre los requisitos de patentabilidad

El artículo 28 de la Decisión 344 establece la potestad de toda Oficina Nacional Competente para requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan opinión respecto de los requisitos de patentabilidad exigidos en el artículo 1 ibídem. Al respecto, el Tribunal ha indicado que constituye una "facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes,... que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias " (Proceso 12-IP-98; ya citado).

Cabe precisar que el artículo 28se refiere al requerimiento de opiniones de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, a efectos de que emitan su criterio únicamente "sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención", lo que consagra una facultad potestativa de las oficinas nacionales competentes en atención a la dificultad y complejidad de análisis y estudio de los mencionados requisitos de patentabilidad, que le será útil para resolver dentro del trámite de las solicitudes de patente. Evidentemente, al tratarse de una potestad de la Administración, lo previsto en-la norma ahora interpretada no hace parte de las etapas establecidas dentro del procedimiento de otorgamiento o rechazo de la solicitud de patente, lo que se demuestra con la no determinación del momento específico dentro de dicho procedimiento en el que se pueden requerir aquellos informes.
Sin embargo, en el contexto de la Sección IV del Capítulo I de la Decisión 344, relativa al "TRAMITE DE LA SOLICITUD", el Tribunal ha manifestado en forma acertada que "Si no hay opositor y [si] se han vencido los plazos anteriormente citados, de conformidad con el artículo 27, corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de fondo en el que procede analizar si la solicitud es o no patentable, para lo cual se deberá determinar si satisface las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, pudiendo requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos e incluso de otra u otras Oficinas Nacionales Competentes de los demás Países Miembros o de terceros países (Art. 28); es decir, que la información proporcionada por el solicitante debe ser verificada por la Oficina Nacional Competente de forma que no quede duda alguna de su patentabilidad, por medio de la utilización de todos los medios posibles a su alcance, sobre todo porque el informe sobre el estado de la técnica es la pieza más importante del procedimiento de concesión de la patente " (Proceso 43-IP-2001, caso modelo de utilidad "TANQUE COMPUESTO", publicado en la G.O.A.C. No 716 de 18 de septiembre del 2001).

En consecuencia, la solicitud de los informes de expertos o peritos técnicos a que hace alusión el artículo 28, "ciertamente no es obligatoria para que sea requerida por la Oficina Nacional Competente, toda vez que la norma legal no está redactada en forma imperativa sino facultativa. Sin embargo se hará imperativo solicitar el concepto técnico cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar dicho examen con plena solvencia" (Proceso 42-IP-98, caso "CONSTRUCCIÓN DE BASE DE RECIPIENTE, PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMÉTICOS", publicado en la G.O.A.C. No 455 de 2 de julio de 1999).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá necesariamente cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: Toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin importar el lugar en el que se ha producido ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.

La novedad de la que debe gozar una invención no es un requisito que comprometa a todos y cada uno de los elementos que la conforman, puesto que éstos pueden ser conocidos individualmente, debiendo ser su combinación lo que necesariamente dé lugar a un producto o a un procedimiento nuevo y desconocido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, es decir, lo no comprendido en el estado de la técnica, puede ser la que constare en la solicitud, o aquélla de la prioridad reconocida.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance de la técnica existente, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

CUARTO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud.

QUINTO: La solicitud de informes de expertos externos o de organismos científicos o tecnológicos a que se refiere el artículo 28 de la Decisión 344, con el único fin de precisar lo concerniente a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención, no es de obligatorio cumplimiento por parte de la Oficina Nacional Competente. Al momento de la verificación de los antedichos requisitos esenciales de patentabilidad, se podrán solicitar, aquellos informes; aunque, por razones de orden práctico, se hará imperativo solicitarlos cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar tal verificación con plena solvencia.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del Proceso Interno No 6752 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFIQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida>Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaria.

CERTIFICO.

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 72-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) d) y e) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno No. 6482. Actor: cavaría S-A-W, Marca: INSTAFRU TA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil tres; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por medio del Consejero Ponente, doctor Manuel Urueta Ayola.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto del 13 de agosto del año en curso.

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES

1.1 Las partes:

Comparecen en el proceso interno, como demandante la Sociedad BAVARIA S.A.; como parte demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y actúa como tercero interesado la SOCIEDAD DE SUCESORES DE JOSÉ DE JESÚS RESTREPO & CÍA. CASA LUKER S.A.

1.2 Objeto y fundamento de la demanda:

El actor solicita la nulidad de la Resolución No. 10809 del 16 de junio de 1999 mediante la cual se concedió el registro de la marca INSTAFRU TA (nominativa) en la clase 32 internacional, a favor de la SOCIEDAD DE SUCESORES DE JOSÉ DE JESÚS RESTREPO & CÍA. CASA LUKER S.A.

La demandante sostiene que la entidad demandada viola los artículos 81, 82 Hiérales a), d) y e), 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La marca INSTAFRUTA, dice, pretende distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional, donde se incluyen entre otros, productos como bebidas y zumos de frutas, siendo el término descriptivo porque indica que el producto es de fruta y que la forma de preparación es al instante, por lo que tal expresión marcaría es la designación de la especie y de las características de uno de los productos de la referida clase 32.

La expresión es irregistrable, afirma, porque carece de distintividad, es genérica y descriptiva; además a) concederse el registro marcario de INSTAFRU TA se estaría otorgando a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre las palabras fruta e insta, ambas de uso común y que hacen parte del dominio público.

2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones del actor, diciendo que con la expedición de la resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Del análisis de la marca INSTAFRU TA se concluye que ella es susceptible de registro porque no es una expresión utilizada en la generalidad de los productos para indicar su especie y simplemente evoca la idea de fruta instantánea, concepto que pudiese relacionarse con los jugos de frutas; sin embargo en la clase 32 no se incluyen frutas como tal, por lo que no se puede hablar de relación directa entre marca y producto.

La marca INSTAFRU TA, agrega, es suficientemente distintiva; es evocativa al transmitir indirectamente en el público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un término genérico ni descriptivo así como tampoco una designación usual existente en el mercado.

El tercero interesado manifiesta que la marca INSTAFRU TA constituye una denominación de fantasía ya que no consta en los diccionarios, no es genérica ni descriptiva, y no es el término coloquial con el que se nombra determinado producto por lo que no es una palabra de uso necesario; además, según la doctrina y la jurisprudencia es válido el registro de las marcas evocativas que como en el caso presente tienen la capacidad de transmitir al consumidor una idea del producto.

Expone, finalmente, que la marca debe ser analizada tal y como fue solicitada y registrada, por ello la concesión del registro de la marca INSTAFRUTA no impide que los otros comerciantes usen la palabra fruta e instantáneo en sus productos.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal interpretará el artículo 81, 82 literal a), d) y e) y 93 de la Decisión 344, puesto que guardan relación con el asunto discutido, sin embargo no realizará interpretación del artículo 83 solicitado por el consultante por no ser pertinente al caso planteado.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

Artículo 81

"Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Artículo 82

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;"

()

"d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

()

"e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate ";

Artículo 93

"Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titularle una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros".

4. CONSIDERACIONES

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica; irregistrabilidad de signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales; las marcas de fantasía; la marca débil; la marca evocativa y observaciones al registro de marcas.

4.1 Requisitos para el Registro de Marcas.

El artículo 81 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Estos son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de ser representado gráficamente.

La distintividad es la función principal de la marca. Por ella se diferencian los productos o servicios que se encuentran en el mercado, de otros similares, para que el consumidor pueda individualizarlos y singularizarlos; esta s característica garantiza el derecho a una libre elección de los consumidores y protege los intereses del titular de la marca, con el fin de lograr una competencia leal.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que:

"La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia."

La perceptibilidad es la posibilidad que tiene un signo para poder ser captado por cualquiera por los sentidos. Este requisito permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado.

La marca es un bien inmaterial por lo que es necesario que lo intangible (corpus misticum) se materialice (corpus mechanichum) adquiriendo una representación exterior que pueda ser diferenciada por el consumidor.

La susceptibilidad de representación gráfica es la condición que determina que el signo marcario pueda ser expresado o descrito materialmente, a fin de que quien lo observe se forme una idea del mismo, para esto se utilizan diferentes medios como: palabras, figuras, etc.

Al respecto Marco Matías Alemán señala que:

"La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados "2

Esta condición permite la publicación y el archivo de las marcas solicitadas y registradas, en las respectivas oficinas de propiedad .industrial, a través de la materialización del contenido y las dimensiones del signo.

4.2 Irregistrabilidad de expresiones genéricas, descriptivas y comunes o usuales.

Un signo es registrable como marca cuando cumple con los tres requisitos señalados en el artículo 81 y además cuando el signo solicitado no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que señalan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El literal a) del artículo 82 establece que no son aptos para el registro los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81. Es decir los signos que no reúnan las condiciones de ser distintivos, perceptibles y susceptibles de ser representados gráficamente. Si un signo carece de alguna de estas condiciones no tiene posibilidad de obtener su registro como marca.

La distintividad, como se dejó anotado, es un requisito fundamental para el registro marcario y la falta de tal calidad puede darse por razones intrínsecas o inherentes a su estructura, esto es, cuando se desprende de circunstancias referentes al signo en sí mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos.

Se ha definido la denominación genérica diciendo que es:

"...la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.

...una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.

...si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos".3

También se ha dicho que:

"Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto".4

La denominación genérica es la expresión que hace referencia al producto o servicio y es usada por el público para designarlo, corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

No se puede nombrar una marca con la denominación de uso general porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o servicio que la marca ampara. Son términos descriptivos los que informa a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca.

Los signos descriptivos son irregistrables cuando comunican exclusivamente al consumidor en forma directa sus características esenciales, de tal manera que al escuchar u observar la marca reconozca el producto o servicio amparado por la misma; la expresión utilizada como marca pierde su carácter distintivo al designar el producto o servicio que ampara.

El Juez nacional colombiano, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar en el presente caso, en primer lugar, si el signo "INSTAFRUTAW cuyo registro ha sido impugnado por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, debe determinar, luego, si está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad, particularmente, en las que se citan como violadas por el actor en su demanda.

El artículo 82, en sus literales d) y e), señala la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos y de los usuales o comunes, respectivamente. Las prohibiciones de registro se dan, de acuerdo a las referidas normas, tanto para los signos que designan la especie, la calidad, la cantidad o características del producto que denominan, como para los signos que son utilizados de manera común o usual en los medios comerciales para nombrar el producto o servicio que pretenden amparar.

Empero es preciso tomar en consideración que la genericidad de un signo debe apreciarse en 3 relación directa con los productos o servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical, en lo que a marcas se refiere. La doctrina ha señalado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto designado, se responde empleando la denominación genérica. Así mismo se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

De ello se sigue que una expresión genérica respecto de unos productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, do modo que el resultado será novedoso y distintivo cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Es importante mencionar que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

La marca denominativa, formada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales constituye denominación genérica.

En cuanto a los signos comunes o usuales, esto es, aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica en el giro comercial o industrial, dentro del mercado, sin importar su origen etimológico, se consideran carentes de distintividad, por lo que se prohíbe su registro, en la medida en que otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre la designación de dichos productos o servicios, salvo que se encuentren complementados por palabras o imágenes que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva, en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal signo pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

Ahora bien, con respecto de la utilización de signos comunes o usuales el Tribunal ha manifestado:

"Un determinado prefijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (afta, sulfa, derm, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad. Lo mismo sucedería si un sustantivo ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto éste que impide el registro marcarlo conforme al literal e) del artículo 82 de la Decisión 344".

Varios prefijos han pasado a constituirse en de uso común para identificar productos o servicios por lo que carecen de distintividad, y ninguna persona puede apropiarse de ellos. Pero al usar un prefijo de uso común combinado con otro vocablo, también de uso común, si se obtiene un conjunto marcario distintivo, podría ser concedido el registro.

4.3 La marca de fantasía.

Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

El tratadista Breuer Moreno las define diciendo que:

"Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria"

Se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas.

4.4 La marca débil.

Los adjetivos calificativos son aceptados como marcas cuando no tienen relación cercana con los bienes o servicios que pretenden designar. Estos signos tienen menor capacidad distintiva por lo que pueden convertirse en signos débiles.

La doctrina indica que es débil la marca que está conformada por signos de utilización libre o de uso común, por lo que se tendrá menos fuerza para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso. No se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común.
Sobre la marca débil Otamendi señala que:

"El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

"...se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente."

Y Bertone asevera que son marcas débiles:

"...aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar".

En sentencias anteriores este Tribunal ha manifestado que el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros empresarios pueden también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, que podrá ser registrado al cumplir con los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna.

4.5 La marca evocativa.

Los signos evocativos dan una idea al consumidor sobre el producto o servicio que se pretende proteger, señalan de modo indirecto alguna propiedad p característica proporcionando una referencia de los mismos. En criterio de la doctrina y de la jurisprudencia son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca. Pertenecen a esta clasificación los signos que tienen la capacidad de transmitir a la mente una /idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía.

Los signos evocativos constituyen también marcas débiles, porque sugieren propiedades que incluyen sus productos o servicios, por lo que no pueden impedir que otras marcas evoquen características similares, siempre que lo hagan de modo diferente.

Es importante que la autoridad nacional competente realice un examen del signo en controversia a fin de determinar si es descriptivo o evocativo y si por lo tanto es registrable o no; por otro lado se debe tener en cuenta el criterio doctrinario que señala que los signos deben analizarse en conjunto, por lo que está prohibido fraccionar el signo marcario para hacer análisis parciales.

Deberá apreciar, igualmente, que pueden ser objeto de registro los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan de manera indirecta una idea que le permita al consumidor asociar el signo con el producto que se anuncia. Al analizar la marca INSTAFRUTA, el Juez consultante tendrá que definir si esa combinación es original, no ha sido utilizada antes como signo marcario y es suficientemente distintiva respecto de otras combinaciones que conforman las demás marcas comparadas, sin que genere ningún riesgo de confusión que afecte a las ya registradas.

4.6 Observaciones al registro de marcas.

La norma comunitaria de propiedad industrial aplicable, artículo 93 de la Decisión 344, establece que cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de una marca solicitada.

Quien pretenda presentar las observaciones al registro de marcas, está obligado a demostrar, que se encuentra en alguna de las causales acreditantes del interés legitimo, esto es, que tiene el carácter de titular de una marca registrada o que ha solicitado, con prioridad en el tiempo respecto del signo a cuyo registro se opone, la concesión de la marca en la que fundamenta su derecho a oponerse al registro de la otra.

Las observaciones se presentarán y resolverán por la Oficina Nacional Competente, y son causales de rechazo de las mismas su presentación extemporánea; que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Una vez admitida a trámite la observación la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos; vencido el plazo se debe decidir sobre las observaciones y luego efectuar el examen de registrabilidad para terminar pronunciándose sobre la concesión o denegación del registro de la marca; este acto debe ser motivado. Posteriormente debe hacerse la respectiva notificación al peticionario.

En virtud de lo anteriormente expuesto.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que al respecto señala la norma citada.

Segundo: Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos o descriptivos, entendiendo por tales los que se refieren exclusivamente a la cualidad o característica que usualmente se aplica para designar el nombre del producto o servicio que se pretende distinguir.

Puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de ellos, respecto de los cuales pueda fungir como denominación de fantasía.

Tercero: No son registrables los signos constituidos por las designaciones usuales o comunes de los productos que circulan en el mercado, por ser de uso público.

Las raíces y desinencias de uso común pueden ser utilizadas para conformar marcas cuando se combinen entre sí, o con expresiones de fantasía, a fin de lograr una combinación distintiva.

Cuarto: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, a la mente una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.

Quinto: El titular de la marca compuesta por palabras de utilización libre para distinguir un determinado producto o servicio, no está facultado por la ley para impedir que otros hagan uso de las expresiones por él empleadas, alegando exclusividad de éstas.

Sexto: Las observaciones a la solicitud de registro de una marca pueden ser formuladas por las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate.

Todas las decisiones tendientes a resolver sobre las solicitudes de registro como sobre las observaciones que se formulen respecto de ellas, .deben constar en actos administrativos debidamente motivados.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación .al dictar la sentencia en el expediente interno 6482, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Moisés Troconis Villarreal
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Claudio Sosa Voysest
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA." La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría.

CERTIFICO.

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

ACUERDO DE CARTAGENA

PROCESO 79-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 107 de la misma Decisión, Marca: STARBUCKS COFFEE (mixta). Actor: STARBUCKS CORPORATION. Proceso Interno NB 7062.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 18 de agosto del 2003, relativa a los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del Proceso Interno No 7062.

El auto de diez de septiembre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto.

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

La demanda es presentada por STARBUCKS CORPORATION y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, interviene como tercera interesada, de acuerdo a la actora, la sociedad MARS INCORPORATED.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en el oficio No 1414 de 16 de junio del 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

La sociedad STARBUCKS CORPORATION solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca STARBUCKS COFFEE (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 30. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café: harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, halados comestibles: miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar: sal, mostaza: vinagre, salsas (condimentos): especias: hielo). El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 415 de 27 de marzo de 1995.

Por Resolución No 16520 de 31 de agosto de 1995, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de marca solicitado. La sociedad STARBUCKS CORPORATION interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la indicada resolución.

Mediante Resolución No 27432 de 28 de octubre de 1997, .la misma división resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmo la Resolución No 16520. Finalmente, por Resolución No 28157 de 31 de octubre del 2000, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación confirmando la Resolución No 16520, con lo que quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora STARBUCKS CORPORATION indica que se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el signo STARBUCKS COFFEE (MIXTA) cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad.

Indica que en las marcas STARBURST y STARBUCKS COFFEE (mixta) "existen elementos que permiten su coexistencia pacífica en el mercado y que le otorgan suficiente distintividad" y que no se tomó en cuenta "el acuerdo de coexistencia marcaría suscrito entre las partes a nivel mundial y cuya implementación ha permitido que estas dos marcas coexistan sin conflicto alguno en el mercado": manifiesta que el acuerdo "sí garantiza que para los consumidores no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, dadas las limitaciones en el uso de las marcas en conflicto que cada una de las partes obliga", así por ejemplo "STARBUCKS CORPORATION se obliga a no usar sus marcas en relación con 'dulces de mascar de frutas, al igual que existe una limitación en su uso cuando se trata de productos de ' confitería'" igualmente se establece que "MARS INCORPORATED se obliga a no utilizar su marca STARBURST para 'café, té, cocoa, expreso, sustitutos del café y bebidas a base de café'..." por lo que no puede afirmarse "por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que el acuerdo no adopta las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión, cuando precisamente el acuerdo se firmó para permitir la coexistencia pacifica de las marcas en conflicto en el mercado" y evitar el riesgo de confusión.

Respecto al artículo 83 literal a) sostiene que "en el presente caso era evidente que no existía la posibilidad de confusión dado el acuerdo de coexistencia suscrito entre las partes"; indica que "nos encontramos frente a un conflicto de una marca denominativa con otra mixta, por cuanto la marca STARBURST está compuesta exclusivamente por una palabra, mientras que la marca STARBUCKS COFFEE está compuesta esencialmente por una gráfica, siendo ésta su parte determinante y relevante, y por dos palabras que son accesorias al conjunto" indica además que no existe similitud ortográfica, fonética ni ideológica.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Indica que conforme a la "solicitud presentada por STARBUCKS CORPORATION, se encontró que presenta semejanza ortográfica y fonética respecto de la marca registrada STARBURST, de la empresa MARS INCORPORATED, capaz de inducir a error al público consumidor, en este sentido, la Oficina Nacional Competente resolvió negar la solicitud de marras (sic)". Sostiene que "el acuerdo suscrito entre STARBUCKS CORPORATION Y MARS INCORPORATED ... se limita a permitir un registro y que no desvirtúa la confundibilidad de las marcas frente a los consumidores ... el argumento que preséntala adora se fundamenta en la limitación a que se obligan los suscribientes del acuerdo respecto del uso de las marcas en relación con productos comprendidos en la clase 30 que pretenden identificar, sin embargo, es de resaltar que el registro concedido a la marca STARBURST en Colombia no tiene limitaciones de ningún tipo dentro de la clase para la cual se solicitó, como tampoco las tiene la Solicitud presentada por la sociedad STARBUCKS CORPORATION, de modo que, considera esta Superintendencia que no es una garantía que evite confusión frente a los consumidores ante la evidente similitud de las marcas en cuestión ".

Manifiesta que después de realizar el análisis de confundibilidad de los signos 'existe riesgo de confusión entre ellos, toda vez que el elemento predominante en la marca STARBUCKS COFFEE (mixta) es el denominativo que es similar fonética y ortográficamente con la marca STARBURST ... se concluye en forma .evidente que son semejantes entre si, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión".

Finalmente sostiene que "los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas...".

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez nacional también con competencia para actuar como Juez comunitario, como lo es en este caso el Tribunal consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme ha sido expresamente requerido por el Tribunal consultante y, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 y de acuerdo a lo facultado en el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del estatuto, de oficio se interpretará el artículo 107 de la Decisión 344, cuyos textos son:

Decisión 344

"Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

"Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen deforma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error:

"Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas".

I. LA MARCA Y SUS REQUISITOS

En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tomando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos de la marca:

La perceptibilidad

Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilarse por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identifícable, soportado en una o más letras: números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada y asimilada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

La distintividad

Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado, unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencié para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades". (Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: "El signo distintivo es aquel individual y singular/rente a los demás y que no es confundible con oíros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros". (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. No 585 de 20 de julio del 2000).

La susceptibilidad de representación gráfica

Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema. Marco Matías Alemán sostiene: "La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". (Alemán, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que "tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Esta constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada". (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. No 912 del 25 de marzo del 2003).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez consultante debe analizar en el. presente caso, si la marca STARBUCKS COFFEE (mixta) cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales pertinentes de los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. MARCAS DENOMINATIVAS, GRÁFICAS Y MIXTAS

El Tribunal,' considera que resulta también necesario para el Juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de signos: denominativos, gráficos y mixtos.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, marca: "DIDA", publicado en la G.O.A.C. No 180 de 10 de mayo de 1995).

Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, "en el análisis ... hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ... suscita en el consumidor .... debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores" (Fernández- Novoa, Carlos: "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid,?. 237 a 239). .

Al respecto la jurisprudencia dice: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. No 821 del 1 de agosto del 2002, diseño industrial: BURBUJA vides 2000). Igualmente el Tribunal ha sostenido: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A. S.A. (mixta)). "Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos." (Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. No 633 de 17 de enero del 2001, marca: SIXLETS).

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Y RIESGO DE ÓONFUSION

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme alo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos 'de terceros, sean idénticos o se asemejen' a una marca anteriormente solicitada paca registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos y distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar y distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que: "la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común". (Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. No 914 del de abril del 2003),

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entré aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. 891 del 29 de enero del 2003. marca: CHIP'S).

El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que Se comparan existen 'elementos comunes pero coexistiendo con otros 'aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP- 2002, ya citado).

Es importante señalar que la valoración de los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno.

El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identid