PROCESO No 66-IP-2003

Interpretación Prejudicial de los artículos 81,83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador; y la interpretación de oficio de los artículos 84,93 y 94 literal

b) de la Decisión 344. Proceso Interno No 3980-WM. Actor: SOCIETÉ DES PRODÜITS NESTLÉ S.A. Marca: DOÑA PETRONA (etiqueta a colores).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil tres.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el oficio No 487-T.C.A.-D.Q-1S-3980-ML, remitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, con motivo del Proceso Interno No 3980-WM, oficio que fue recibido el 27 de junio del 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio del 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

La demandante es la Sociedad SOCIETÉ DES PRODÜITS

NESTLÉ S.A.

La demandada es el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador, y el Procurador General del Estado.

La Sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A., interviene como tercero interesado en el presente proceso.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos

El 7 de junio de 1994, la Sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. solicita el registro de la marca DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, para identificar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 30: café. té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

El 28 de junio de 1994 la Compañía SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicita el registro de la marca DELLA CASA BUITON1 (etiqueta a colores) a la Dirección Nacional dé Propiedad Industrial de la República del Ecuador, para identificar productos de la Clase 30.

Con fecha 13 de diciembre de 1994, la Sociedad PRODUCTOS DE CONSUMO, PROCONSUMO C.A., mediante apoderado, presenta la primera observación al registro, aduciendo ser propietaria de la marca de fábrica DOÑA PETRA para los productos de la clase 30.

El 23 de diciembre de 1994, la Compañía SOCIETÉ DES PRODÜITS NESTLÉ S.A. - demandante en el presente proceso - presentó observación a la solicitud aduciendo que existe "similitud visual entre las etiquetas" de DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) y las marcas DISEÑO (a colores) y DELLA CASA BUITON1 (etiqueta a colores) de su propiedad; pudiéndose producir confusión en el público consumidor.

Con fecha 27 de diciembre de 1994, la Sociedad SUMESA, mediante apoderado, presenta la tercera observación al registro de la marca de fábrica en cuestión, aduciendo que su representada tiene solicitadas en el Ecuador las marcas de fábrica SUMESA Y EMPAQUE EN DESPLEGADO FIDEOS ROSCA, y SUMESA Y EMPAQUE EN DESPLEGADO CABELLINI para productos comprendidos en la clase 30.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución Administrativa No 0958071 de 19 de febrero de 1997, declara infundada las observaciones en contra del signo DOÑA PETRONA (etiqueta a colores). Sobre la primera observación, señala que las partes llegaron a un acuerdo transacción al; con respecto a la segunda "(...) una vez efectuada la comparación entre las etiquetas en controversia podemos determinar que no existe similitud visual, capaz de producir confusión en el público, como en los medios comerciales sobre la procedencia del fabricante del producto... '\ Y, sobre la tercera observación, señala que las diferencias entre las marcas son substanciales.

2.2. Fundamentos de la demanda

La Compañía SOCIETÉ DES PRODÜITS NESTLÉ S.A. - demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que revoque la mencionada Resolución No 0958Ü71 de 19 de febrero de 1997 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

Argumenta la demandante que en el presente caso existe confusión gráfica entre la marca DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) y las marcas de su propiedad DISEÑO (a colores) y DELLA CASA BUITON1 (etiqueta) la que "() llamada también visual, se produce por a) similitud de dibujos, b) combinación de colores, elementos estos (sic) o componentes que son semejantes, por no decir iguales, entre la denominación DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) y las marcas de propiedad de mi representada, como se desprende del siguiente análisis y reproducción de cada uno de los componentes anotados,.. ". La demandante señala como similitud la disposición de las palabras que contienen las etiquetas: en la parte superior izquierda figuran las marcas, debajo de éstas en letras de color distinto la palabra que identifica el tipo de fideo; en la parte derecha hay una circunferencia cuyos bordes en la parte media inferior tienen dibujos distintos; en el espacio interno de la circunferencia un diseño distinto; en la parte superior de la circunferencia y dentro del diseño de una cinta se leen frases que evocan el origen de la marca; y debajo de esta palabra, el año.

Sostiene la demandante que la marca DELLA CASA BÜITONI (etiqueta a colores) es "Notoriamente conocida y aceptada por el público consumidor de la Subregión".

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 38 numeral 2 de la Ley de Modernización del Estado.

2.3 Contestación a la demanda

2.3.1 Del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador.

El señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador contesta la demanda manifestando que ésta es "(".) infundada, injuridica (sic), y maliciosa... "Añade además que "De acuerdo con el Art. 29 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena... [procede] solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial de los Arts. 81 y 95 de la Decisión 344..."; señalando que "La Resolución impugnada guarda conformidad con el régimen común sobre Propiedad Industrial...", razón por la que "(...) niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda por no estar apegados (sic) a la ley ni a la realidad". Y solicita se rechace la demanda en su totalidad.

2.3.2 Del Procurador General del Estado

El Director de Patrocinio del Estado en calidad de delegado del señor Procurador Genera) del Estado se adhiere a la contestación de la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador.

2.3.3 De ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.

La Sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A., tercero interesado en el presente proceso, niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda propuesta por la compañía SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLE S.A.

Señala el tercero interesado: "(...) que la marca DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) sea idéntica o se asemeje a las marcas de la compañía actora...; que la solicitud de la marca DALLA (sic) CASA BÜITONI (etiqueta) solicitada en el Ecuador el 28 de junio de 1994 bajo trámite Nro. 45598 tenga prioridad de registro sobre la marca DOÑA

PETRONA (etiqueta a colores) solicitada en el Ecuador con antelación el 7 de junio de 1994, bajo trámite Nro. 48046".

La Sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. fundamenta su participación en el literal b) del artículo 94 de la Decisión 344.

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto aquéllas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), d) y e)» Y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del estatuto, considero que corresponde de oficio la interpretación de los artículos 84, 93 y 94 literal b), por estar referidos al caso concreto.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a Continuación:

DECISIÓN 344

Artículo 81

"Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos p servicios idénticos o similares de otra persona".

Articulo 83

"Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

()"

Artículo 83

"Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

b) Sean idénticos o se asemejen deforma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros".

Articulo 94

"La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

c) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;

Artículo 95

"Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a.

Artículo 84

"Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".

Artículo 93

"Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legitimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

El artículo 81, segundo párrafo de la Decisión 344 define a la marca como: "Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra".

Este artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, disponiendo que:

"Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica". Éste Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento dé estos requisitos como paso previo al registro de una marca, así como el hecho de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con relación a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir se origine una confusión.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades" (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27).

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: "La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Alemán, Marco Matías. Marcas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá, p. 77).

II. DE LA MARCA MIXTA O COMPUESTA

En cuanto a las marcas mixtas, este Tribunal ha señalado que las mismas se componen de elementos denominativos y gráficos, por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdadero esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencia del registro de la marca mixta. Sobre el particular señala la doctrina que: "Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)". (AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887).

En autos se observa que el signo DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) se encuentra constituido por dos elementos, como son la parte denominativa y la parte gráfica, es decir, se trata de un signo mixto. En tal sentido, en el presente caso, la judicatura consultante deberá concentrarse en distinguir entre las partes que conforman el signo en controversia, apreciando los elementos gráficos, fonéticos, visuales, la idea que evoca, etc.

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS GRÁFICAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA

El artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de los signos que afecten derechos de terceros. El literal a) del artículo 83 prohíbe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, de forma que puedan inducir al público consumidor a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal "...la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor: por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente" (Proceso No 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre del 2002. Marca: COLA REAL + GRÁFICA).

En este sentido, la confusión en materia marcaría, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien por otro a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: "...que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos" (Proceso No 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre del 2002. Marca: ÁGUILA DORADA).

De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este órgano jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

En el presente caso, es preciso señalar que el Juez consultante ha omitido alcanzar a este Tribunal, copias de las etiquetas de las marcas en disputa, elemento que este órgano jurisdiccional considera necesario para la realización del cotejo marcario, al tratarse de marcas mixtas. El Juez consultante al momento de resolver deberá tener en cuenta cual de los dos elementos, si el denominativo o el figurativo, es preponderante.

Sobre este punto señala la doctrina que "La regla general, en estos casos, predica que la comparación habrá de referirse al elemento denominativo, al considerarlo preponderante con respecto al elemento figurativo. Esta afirmación se fundamenta en que el consumidor al solicitar o comprar los productos pide su denominación respectiva. La regla general sufre excepción cuando el elemento figurativo goza de gran notoriedad o aparece en un plano preponderante, de tal suerte que el elemento 'figurativo pasa a un segundo plano, o el conjunto de una y otra marca resulta confundible. Dentro de esta generalidad se puede citar un caso específico, cual es el referido a marcas mixtas compuestas por una denominación inserta en una etiqueta; estas marcas son muy utilizadas en el sector bebidas. En ocasiones, algunos empresarios copian o imitan la etiqueta de una marca anterior, agregándole una denominación completamente diferente. Esta acción induciría a los consumidores a error y no podría aceptarse" (Thaimy Márquez, Consultora de la OMPl. Manual para el examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos. Caracas. Parte C, p. 12-13).

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibíd. Loe. Cit.) ha manifestado adicionalmente:

"La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Ésta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad9 penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejamos y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaría, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcarlo.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos "... deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes (Proceso No 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre del 2002. Marca: ÁGUILA DORADA).

El consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, "...que. también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a c 'ases distintas " (Proceso N° 68-IP-2002. Ibíd. Loc. Cit.).

IV. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA

Una marca es notoriamente conocida, cuando el uso intenso en el comercio o en la publicidad que de ella se hace, se ha traducido en su amplia difusión y conocimiento entre los consumidores. Sobre el particular, es necesario señalar que "(...) para que una marca pueda ser considerada notoria, es suficiente que la misma sea conocida en el círculo de consumidores generalmente interesados en la adquisición de productos o servicios idénticos o relacionados a aquellos que distingue la marca notoria. La marca es notoria cuando es conocida por un determinado sector del público, en particular, los circuitos asociados con la fabricación, uso, comercialización, etc., del producto o servicio que distinga la marca..." (Márquez, Thaimy. Ibíd. Ob. Cit. Parte C, págs. 15-] 6).

Este Tribunal ha señalado que la notoriedad de la marca se produce generalmente debido al uso intenso de la misma, así: "La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria" (Proceso No 40-1P-2003. Sentencia del 18 de junio del 2003. Marca: FINO mixta).

Carlos Fernández-Novoa, en referencia a la marca notoria señala que es "aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca " (FERNÁN DEZ- NOVOA, Carlos: "FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS", Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 32).

La notoriedad de la marca no se presume, ésta debe ser probada. Este Tribunal ha señalado:

"La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas -usuarios o consumidores de la marca- podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.

Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo 'notoria non egent probatione". En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el Juez o administrador para calificar la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental" (Proceso 08-IP-95. G.O.A.C. No 231 de 17 de octubre 1996. Marca: "LISTER").

En el presente caso, el Juez consultante deberá determinar si el signo de la marca DELLA CASA BUITONI (etiqueta a colores) es notoriamente conocido bajo las consideraciones antes señaladas, y si corresponde a éste la protección invocada frente al signo DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) ya registrada.

V. DE LAS OBSERVACIONES DE REGISTRO DE MARCA SOLICITADO Y DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

Para la obtención de registro marcario es preciso que la solicitud siga el procedimiento de registro señalado en la sección segunda del Capítulo V de la Decisión 344.

Al tratar el tema de las observaciones, el artículo 94 establece taxativamente los casos en los que no se tramitará las observaciones, así tenemos: cuando la observación fuera presentada extemporáneamente, cuando se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición del registro de la marca a la cual se observa; que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el país miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; y cuando no se haya pagado las tasas para el trámite correspondiente.

El artículo 95 de la Decisión 344 dispone que pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia.

Cuarto: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados o la intensidad del uso que de ella se Hiciere, o bien el prestigio adquirido, lo que determinará su carácter de notoria.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume deben ser probadas las circunstancias que le dan ese estatus.

Quinto: La Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir una solicitud de registro de marca para acceder al registro, así mismo contempla la posibilidad de presentar observaciones siempre y cuando éstas no se encuentren incursas en alguna de las causales del artículo 94. Admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario, para que dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación, si lo estima conveniente, haga valer sus alegatos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente estatuto.

Notifíquese al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO. .

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO 48-IP-2003

Interpretación prejudicial del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, e interpretación de oficio del artículo 83 literal b) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Nombre Comercial: BAGUETTE. Actor: PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. Proceso Interno No 5566-98-MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 28 de abril del 2003, relativa a los artículos 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del Proceso Interno No 5566-98-MP;
El auto de veinticinco de junio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del estatuto; y, 3

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

La demanda es presentada por la Compañía PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A. es demandada la Compañía PAN BAGUETTE S.A.

2. Hechos

En la solicitud del consultante no se encuentra la relación de los hechos, pero en base a la demanda y al escrito de la audiencia de conciliación y contestación de la demanda, se desprende que:

La Compañía PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. ha utilizado el nombre comercial BAGUETTE desde hace más de 20 años, signo que ha servido de distintivo dé los establecimientos de comercio llamados PANADERÍAS BAGUETTE.

El nombre comercial BAGUETTE ha coexistido en el país, por lo menos 20 años "como activo de la Empresa Productos Alimenticios Baguete y luego PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A." en Quito y en Guayaquil a nombre del señor Walter Zunino y en lo posterior a nombre de Pan Baguette S.A.

La Compañía PAN BAGUETTE S.A. ha instalado en la ciudad de Quito una panadería con el nombre BAGUETTE, hecho que causaría confusión en el público consumidor, razón por la cual la demandante plantea el procedimiento verbal sumario.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora indica que la Compañía PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. es propietaria del nombre comercial BAGUETTE "en virtud de que Ha utilizado dicho nombre por más de 20 años en forma pública, notoria, ininterrumpida y de buena fe, dentro del territorio comprendido en la ciudad de Quito y otras ciudades de la Sierra ecuatoriana", por lo que el nombre comercial BAGUETTE ha servido de signo distintivo de los establecimientos de comercio llamados PANADERÍAS BAGUETTE.

Manifiesta que "han coexistido en el país el nombre comercial 'BAGUETTE', en Quito, como activo de la Empresa Productos alimenticios Baguette, luego PALPES PASTIFICJOS ALPES S.A., y en Guayaquil, a nombre del señor Walter Zunino y en lo posterior a nombre de Pan Baguette S.A. Esta compañía jamás ha abierto un local en la ciudad de Quito, respetando la coexistencia regional". Pero sin embargo, "en violación a los derechos de la compañía, Pan Baguette S.A. ha instalado en la ciudad de Quito, una panadería con el nombre BAGUETTE... hecho que definitivamente va a causar confusión o engaño en el público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación y las características de los productos que se expendan bajo un mismo nombre comercial, más aún si se toma en consideración el prestigio y la excelencia de los productos que fabrica PALPES, PASTIFICIOS PALPES S.A...".

La demandante, después de citar normas nacionales y comunitarias sostiene que "el nombre comercial 'BAGUETTE' ...por expresa disposición legal está protegido sin necesidad de registro y el derecho al uso exclusivo nace precisa y exclusivamente de su utilización pública, notoria, continua y de buena fe por más de 20 años en el comercio y dentro de un determinado territorio...".

Indica que según la doctrina la protección se concede contra actos ilegales de terceros que consiste en la utilización del mismo nombre o de otro que se confunda con él, o de una marca similar a un nombre comercial, si esta utilización puede ocasionar confusión en el público. Asimismo sostiene que "la coexistencia del nombre comercial BAGUETTE, que no ha generado dicha confusión, en razón de que las compañías que utilizan este nombre están apartadas entre sí, y por lo tanto, cada una tenía un campo o territorio de comercialización, también se vería afectado por esta invasión de territorio, lo cual ocasionaría graves perjuicios a mi representada".

Finalmente la actora dice "demando en Juicio verbal sumario a la compañía Pan Baguette S.A. a que (sic) ...en sentencia se ordene la cesación de los actos violatorios, el comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción, la indemnización de daños y perjuicios, la reparación de los efectos generados por la violación del derecho y el valor de cosías procesales".

4. Escrito de la audiencia de conciliación y contestación a la demanda

En audiencia de conciliación y contestación a la demanda, de 28 de noviembre del 2000, el representante de la Compañía Pan Baguette contesta la demanda del proceso verbal sumario, deduciendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho "será obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente... esto es que fue la Compañía Pan Baguet S.A.(sic) la que abrió el local en controversia reservándonos por nuestra parte el derecho a presentar las pruebas de descargo que consideremos pertinentes": (n) reconviene a la Compañía PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A.. "para que declare con lugar el pago de los daños y perjuicios que le causen a su representada ...además reconviene que se declare can lugar el pago de una indemnización pecuniaria a titulo de reparación por la Empresa haber (sic) sufrido daño moral,..": (iii) se declare el abandono de la presente causa por la defensa.

En la misma audiencia el defensor de la parte actora expone: (i) se ratifica en todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) que la reconvención propuesta por la Compañía Pan Baguette S.A. es ilegal e improcedente, lo mismo que la solicitud de abandono propuesta no tiene fundamento alguno; (iii) abrir la causa a prueba por el término legal además de concederle un término prudencia para legitimar su intervención.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 128 de la Decisión 344 y 191, 192 y 193 de la Decisión 486, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que el consultante si bien omite el informe sucinto de los hechos y realiza únicamente un resumen de los argumentos de la demanda y del escrito de la audiencia de conciliación y contestación a la demanda, sin embargo, dicha omisión fue subsanada en base a los documentos acompañados a la solicitud de interpretación; y,

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su estatuto y con lo expresamente requerido por el Tribunal Consultante, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas comunitarias referidas al caso concreto, por lo tanto corresponde interpretar la norma contenida en el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no interpretará los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso y de oficio interpretará el artículo 83 literal b) de la indicada decisión y la disposición transitoria primera de la Decisión 486, cuyos textos son:

Decisión 344

"Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En el caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro".

"Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

()"

Decisión 486

Disposiciones transitorias

"PRIMERA,- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en los etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia".

I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO RELACIONADO CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA DECISIÓN 486

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de sus efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental, de conformidad a la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena precedentemente transcrita.

Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ^'Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, qué empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia" (Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988.p.57 y ss).

Sobre este tema el Tribunal ha sostenido: "El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos:

- La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico. Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas.

- La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas. Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores". (Proceso 44-IP-2000, marca: BELMONT EXTRA SUAVE etiqueta, aprobada el 30 de abril del 2003).

Respecto a este tema Francesco Messineo dice: "La teoría que tiende a afirmarse cada vez más, es la teoría llamada de los hechos pasados (facta praeterita), o hechos consumados, esto es, situaciones ya maduradas.

Esta teoría ha sido formulada diciendo que el Juez no puede aplicar la nueva norma a hechos pasados (consumados). Una aplicación semejante realizará el Juez (arbitrariamente), si desconoce las consecuencias ya verificadas del hecho pasado... y solo porque el hecho del cual dependen aquellas consecuencias no es conforme a la norma nueva.

A la inversa, se debe considerar que está consentida la aplicación de la nueva norma (retroactividad), siempre que las consecuencias del hecho consumado sean consideraras en sí mismas y se pueda prescindir de la valoración de ese hecho consumado; o sea, siempre que no sea necesario asumir el hecho consumado como presupuesto de tales consecuencias". (Messineo, Francesco. "Manual de Derecho Civil y Comercial", Tomo I, Traducción Sentís Melendo, VII Edición, Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires, 1969).

Este Tribunal también ha señalado que "...la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior ...al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derecho ... A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas" (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, G.O.A.C. No. 845 de 1 de octubre del 2002).

II. EL NOMBRE COMERCIAL, SU PROTECCIÓN, SU USO Y SU PRUEBA

La Decisión 344 en su artículo 128 protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante se puede indicar que nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su usó real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro" (Proceso 45-IP-98, marca: IMPRECOL, publicado la G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio del 2000).

El tratadista Baylos Corroza ha manifestado que "La misión 'del nombre comercial es permitir la distinción entre la empresa que se sirve de el y otras empresas de las que necesita ser diferenciada. Ahora bien, esas otras empresas ...no son, ni necesitan serlo, todas las que comparecen en el mercado ...; sino única y exclusivamente aquellas que deben reputarse rivales; las que se dedican a un tipo de actividad idéntica o semejante a la designada" (Baylos Corroza, Hermenegildo: "Tratado de Derecho Industrial", Madrid, Editorial Civitas S.A., p. 829).

Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, "Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarías, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de ... exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios ... y la actividad que el nombre ampara". Por tanto, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ... La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario" (Proceso de Interpretación Prejudicial No 3-1P-98; caso "BELLA MUJER", publicado en la G.O.A.C. No 338 de 11 de mayo de 1998).

Este Tribunal también ha manifestado que "... en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro. Para el Tribunal existe armonía entre ambas normas, las cuales deben ser interpretadas en función del principio de la protección del nombre comercial sin necesidad del cumplimiento de formalidades regístrales, de manera que cualquier registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, y se establece, en consecuencia, a los fines meramente declarativos. ...De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener Su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro" (Proceso No 45-IP- 98, publicado en la G.O.A.C. No 581 de 12 de julio del 2000, marca: IMPRECOL).

III. LA CONFUNDIBILIDAD ENTRE NOMBRES COMERCIALES

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

La confundibilidad que es la posibilidad de confusión se puede producir por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que se comercializan a través de la actividad económica que amparan y que pueden inducir a error o a engaño al consumidor.

Por tanto de existir identidad o semejanza entre los nombres comerciales podría darse el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda el uno con el otro, en relación a los productos o servicios producidos o comercializados por la actividad económica que cada uno ofrece y distingue.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los nombres comerciales en disputa, tanto entre sí como en relación con la actividad económica distinguidas por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se utilicen como nombres comerciales, los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado, ya solicitado para registro, o en liso personal, continuo, real y efectivo pertenecientes a diferentes personas.

El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial, por. cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se-asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo "una de las prohibiciones para otorgar el registro ... la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error" (Proceso No 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No 581 de 12 de julio del 2000, marca: 1MPRECOL), en consecuencia se puede asumir -contrario sensu-, que una prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca o un nombre comercial anteriormente registrados o solicitados para registro, o en uso personal, continuo, real, efectivo y público.

Respecto a la irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, cabe puntualizar que se prohíbe el registro de signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido siempre que puedan inducir al público a error.

De lo indicado se desprende, que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, conforme a lo previsto en la normativa comunitaria prevista en el artículo 128 de la Decisión 344 y que el derecho al nombre comercial, conforme a lo previsto en este artículo emerja como consecuencia de su registro o de su uso efectivo.

En relación a este tema, el Tribunal ha indicado que: "De existir identidad o semejanza entre el signo ... y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo..." (Proceso 5-IP-2003 de 12 de marzo del 2003, marca: EAN INTERNATIONAL mixta).

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca que en este caso deberá ser apreciado con relación a otro nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca» en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos márcanos, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo. que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara" (Proceso 3-1P-98, ya citado).

El Tribunal ha diferenciado entre: '7o 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos" (Proceso 82-IP- 2002. ya citado).

Sobre el supuesto de identidad entre dos signos, el Tribunal ha observado que: "... las dos denominaciones ... son idénticas, concepto que desplaza a la similitud, no aplicándose en este caso las reglas y criterios para establecer la confundibilidad ... pues la identidad ... 'descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos (Proceso 77- IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad 'prima facie con certeza total mediante el simple cotejo... " (Proceso 56-IP- 2003. aprobado el 25 de junio del 2003, marca: IQA mixta, citando al proceso 8-IP-1998, publicado en la G.O.A.C. No 338 de 11 de mayo de 1998, marca: KERMES).

El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si un signo o un nombre comercial es confundible con otro, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la actividad económica que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no solo sean idénticos sino que tengan por objeto la misma actividad económica el riesgo de confusión seria absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE

PRIMERO: De acuerdo con el »principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

Las situaciones jurídicas concretas dentro del ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

TERCERO: En atención a que el derecho sobre el nombre comercial puede emerger tanto de su registro como de su uso real, continuo, efectivo y público, para efectos de la prioridad sobre el mismo se observará el principio de primero en el tiempo primero en el derecho.

En el caso de existir identidad o semejanza entre nombres comerciales dé distinto titular, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios producidos o comercializados a través de la actividad económica que pretende amparar uno de ellos con relación al otro, el nombre comercial en cuestión no será suficientemente distintivo produciendo confusión entre los consumidores, con relación al que demuestra prelación en el uso, según el mencionado principio.

CUARTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del Procedo Interno No 5566- 98-MP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero del Estatuto del Tribunal.

NOTIFIQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en. la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO

PROCESO No 62-IP-2003

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literales a) y h) de la Decisión 344. Proceso Interno No 7196. Actor: Sociedad WEST CHEMICAL PRODÜCTS, INC. Marca: PREPOTEN (nominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión el Acuerdo de Cartagena contenida en el oficio No 0931, remitido por e) Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno No 7196, oficio que fue recibido el 20 de junio del 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de julio del 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

La demandante es la sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC.

La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1. Hechos

El 18 de mayo de 1994, el ciudadano WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ solicita el registro de la marca PREPOTEN (nominativa) a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, para identificar los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinario e higiénicos: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas).

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de la República de Colombia, la sociedad WEST CHEMICAL PRODÜCTS, INC. presentó observaciones aduciendo que el signo PREPOTEN (nominativa) incurre en la causal de irregistrabilidad señalada en el literal a) del artículo 83 pues: "La expresión que se solicita a registro "PREPOTEN" carece de distintividad, elemento indispensable para ser admitida a registro como marca, pues es semejante desde los aspectos gráfico, ortográfico y fonético con la marca "PREPODYNE" de mí representada hasta el punto de hacerlas confundibles e inducir a error en los consumidores".

Mediante Resolución No. 12294 de 17 de mayo de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declara infundada la observación presentada por la sociedad WEST CHEMICAL PRODÜCTS, INC. Y concede el registro de marca PREPOTEN para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de WALTER GUSTAVO DIAZDIAZ.

La sociedad WEST CHEMICAL PRODÜCTS, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada.

Mediante Resolución No. 010107 de 21 de abril de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 12294 y concedió el recurso de apelación interpuesto por WEST CHEMICAL PRODUCÍS, INC. Posteriormente, mediante Resolución No. 28125 del 31 de octubre del 2000, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la Resolución No. 12294, y declaró agotada la vía gubernativa.

2.2. Fundamentos de la demanda

La sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. - demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las resoluciones No. 12294, 010107 y 28125.

Asimismo, pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro correspondiente a la marca PREPOTEN concedida a favor de WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ para distinguir los productos de la Clase 5 solicitada.

Señala la demandante que los actos administrativos pretendidos violan el ordenamiento jurídico andino en materia de propiedad industrial, en la medida en que no fueron aplicados al presente caso. Sobre el particular, señala que la norma no aplicada es el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, puesto que la expresión PREPOTEN "... carece de distintividad... ya que su núcleo o parte sobresaliente presenta identidad susceptible de inducir al público a error con la marca "PREPODYNE"... En efecto, no podemos desconocer que la raíz PREPO, asume el papel más importante dentro del conjunto marcarlo PREPOTEN, de tal manera que el público consumidor recordará la marca por la expresión más sobresaliente, la cual sin duda es la que más queda grabada en la mente del público consumidor". En este sentido, añade que "la expresión PREPO, además de constituirse en las primeras sílabas de la marca PREPODYNE. se constituye también en su núcleo principal,.. lo cual hace que ellas [las expresiones PREPOTEN y PREPODYNE] presenten semejanzas tales que el público se verá inducido a error, ya que la composición morfológica, gráfica y fonética de ambas marcas es muy similar. Es también necesario tener en cuenta que, visualmente, al estar las dos marcas conformadas por silabas PREPO como elemento principal, la percepción inicial resulta idéntica al consumidor medio lo cual lo induce de manera necesaria a error...".

Aduce la actora que "¿a confusión se acentúa si tenemos en cuenta que las dos marcas además de ser casi idénticas, se destinan a distinguir los mismos productos, es decir, los de la clase quinta (5) de la Clasificación Internacional, lo cual sin lugar a dudas incrementa las posibilidades de confusión...".

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en los artículos 82 y 85 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia.

2.3. Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas requeridas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que %..) de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente... y la Decisión 344 antes referida, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio expidió legal y válidamente la Resolución No 12294 del 17 de mayo de 1996 declarando infundadas las observaciones presentadas por la parte demandante y concediendo el registro de la marca "PREPOTEN" para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por el señor WALTER DIAZ"

Añade la demandada que ^Efectuado el examen comparativo de las marcas "PREPOTEN1", clase 5 (solicitada), frente a "PREPODYNE1', para distinguir los productos de la clase 5, se concluye enferma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos ".

Adicionalmente manifiesta la demandada que "(...) resulta importante destacar lo que ha sostenido el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la sentencia del I de junio de 1998 dentro del proceso 5404, consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en el cual se expresa en uno de sus apartes: (...) 'La Sala, siguiendo reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que en las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deban entrar en
comparación, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales' (...)". Por tal motivo, sostiene la demandada que hay "(...) inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate... En consecuencia, la marca "PREPOTEN" para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 es registrable conforme a lo dispuesto eh la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados".

Finalmente, concluye la demandada que "Los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante".

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión- 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del estatuto, se interpretarán de oficio los artículos 81 y 82 a) y h) de la mencionada

Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

DECISIÓN 344

Artículo 81

"Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos ó similares de otra persona".

Artículo 82

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior:

()"

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

()"

Articulo 83

"Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un. tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

()"

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera esté Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a:

I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

El artículo 81, segundo párrafo de la Decisión 344 define a la marca como: "Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra".

Este artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, disponiendo que:

"Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica". Este Tribunal ha señalado en varias oportunidades la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, así como el hecho de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con relación a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:

La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina, y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir se origine una confusión.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades" (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p.27)

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: "La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Alemán, Marco Matías. Marcas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá, p. 77).

II. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

El artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas, para que un signo pueda ser registrado como marca. En este sentido, si se configurará alguno de los supuestos taxativamente señalados en el referido artículo, el signo objeto de registro sería ineficaz como .marca.

En el presente caso, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, el Juez Consultante deberá examinar si el signo en controversia cumple los requisitos del artículo 81 antes citado, y que no se encuentre inmerso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 82 de la referida Decisión, la misma que prohíbe el registro de signos que puedan engañar a los medios comerciales o, al público consumidor,

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS

El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o las cualidades, o la aptitud para él empleo de los productos o servicios.

La prohibición recogida en la mencionada norma es de alcance general, y se concreta ante la posibilidad de que el signo induzca a engaño a los intermediarios comerciales o a los consumidores, sin que sea necesario que dicho engaño se produzca efectivamente.

En reiterados fallos este órgano Jurisdiccional ha sostenido que "el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor" (Sentencias dictadas en el Proceso No 35- IP- 98. G.O.A.C. No 422 de 30 de marzo de 1999. marca:

GLEN SIMÓN; y en el Proceso No 38-1P-99. G.O.A.C. No 419 de ¡ 7 de marzo de 1999. marca: LEO).

IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. DE LOS PREFIJOS DE USOS COMÚN DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA

El artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de los signos que afecten derechos de terceros. El literal a) del artículo 83 prohíbe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, de forma que puedan inducir al público consumidor a error.

Como se ha manifestado en otras sentencias de este Tribunal ".../o función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente (Proceso No 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre del 2002. Marca: COLA REAL + GRÁFICA).

En este sentido, la confusión en materia marcaría, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien por otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: "... que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios: o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y tambi&eac